講講香港商標(biāo)相對(duì)理由駁回的那些事兒

2022年7月2日 5:20:57 來(lái)源：喜運(yùn)達(dá)

上期講到香港商標(biāo)絕對(duì)理由駁回后可以怎么處理（講講香港商標(biāo)絕對(duì)理由駁回的那些事兒），本期我們講講香港商標(biāo)被引證在先相同或者近似商標(biāo)駁回該怎么處理。一法律規(guī)定

香港《商標(biāo)條例》第II部第12條：拒絕注冊(cè)的相對(duì)理由

(1)符合以下情況的商標(biāo)不得注冊(cè)——

(a)該商標(biāo)與某在先商標(biāo)相同；及

(b)該商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)是為某些貨品或服務(wù)(前者)提出，該在先商標(biāo)則是為某些貨品或服務(wù)(后者)而受保護(hù)，而前者與后者相同。

(2)符合以下情況的商標(biāo)不得注冊(cè)——

(a)該商標(biāo)與某在先商標(biāo)相同；

(b)該商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)是為某些貨品或服務(wù)(前者)提出，該在先商標(biāo)則是為某些貨品或服務(wù)(后者)而受保護(hù)，而前者與后者相類似；及

(c)就該等貨品或服務(wù)而使用該商標(biāo)相當(dāng)可能會(huì)令公眾產(chǎn)生混淆。

(3)符合以下情況的商標(biāo)不得注冊(cè)——

(a)該商標(biāo)與某在先商標(biāo)相類似；

(b)該商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)是為某些貨品或服務(wù)(前者)提出，該在先商標(biāo)則是為某些貨品或服務(wù)(后者)而受保護(hù)，而前者與后者相同或相類似；及

(c)就該等貨品或服務(wù)而使用該商標(biāo)相當(dāng)可能會(huì)令公眾產(chǎn)生混淆。

(4)在符合第(6)款的規(guī)定下，任何與某在先商標(biāo)相同或相類似的商標(biāo)(在后商標(biāo))，在以下情況下或在符合以下情況的范圍內(nèi)，不得注冊(cè)——

(a)該在先商標(biāo)有權(quán)根據(jù)《巴黎公約》獲得作為馳名商標(biāo)的保護(hù)；及

(b)在無(wú)適當(dāng)因由的情況下使用該在后商標(biāo)，會(huì)對(duì)該在先商標(biāo)的顯著特性或聲譽(yù)構(gòu)成不公平的利用或造成損害。

(5)在符合第(6)款的規(guī)定下，如任何商標(biāo)在香港的使用可——

(a)憑借保護(hù)在營(yíng)商過(guò)程或業(yè)務(wù)運(yùn)作中所使用的未經(jīng)注冊(cè)商標(biāo)或其他標(biāo)志的任何法律規(guī)則(尤其是憑借關(guān)于假冒的法律)而予以阻止；或

(b)憑借任何在先權(quán)利((a)段或第(1)至(4)款所提述的除外)(尤其是憑借關(guān)于版權(quán)或注冊(cè)外觀設(shè)計(jì)的法律)而予以阻止，

則該商標(biāo)不得注冊(cè)或在上述可予以阻止的范圍內(nèi)不得注冊(cè)，而任何因此而有權(quán)阻止使用某商標(biāo)的人，在本條例中就該商標(biāo)而言，稱為一項(xiàng)在先權(quán)利的擁有人。

(6)除非在先商標(biāo)或其他在先權(quán)利的擁有人在根據(jù)第44條(反對(duì)注冊(cè)的法律程序)進(jìn)行的反對(duì)注冊(cè)的法律程序中，有基于第(4)及(5)款所述的任何理由而提出異議，否則不得基于該等理由而拒絕將有關(guān)商標(biāo)注冊(cè)。

(7)如注冊(cè)申請(qǐng)是為某些貨品或服務(wù)提出，而拒絕注冊(cè)的理由只就該等貨品或服務(wù)中的某部分貨品或服務(wù)而存在，則該項(xiàng)拒絕只適用于該部分貨品或服務(wù)。

(8)凡在先商標(biāo)或其他在先權(quán)利的擁有人同意有關(guān)商標(biāo)的注冊(cè)，則本條并不阻止該商標(biāo)的注冊(cè)。

總結(jié)來(lái)講，因相對(duì)理由而拒絕注冊(cè)的情況主要有：

?商標(biāo)相同且指定商品或者服務(wù)相同；

?商標(biāo)相同且指定商品或者服務(wù)類似，且可能會(huì)令公眾產(chǎn)生混淆；

?商標(biāo)近似且指定商品或者服務(wù)類似，且可能會(huì)令公眾產(chǎn)生混淆；

?在先商標(biāo)為馳名商標(biāo)，在后申請(qǐng)商標(biāo)可能會(huì)對(duì)在先商標(biāo)顯著性或聲譽(yù)造成不利影響，且在先商標(biāo)權(quán)利人依據(jù)此款規(guī)定提出異議；

?第三人有著作權(quán)、外觀設(shè)計(jì)等其他在先權(quán)利，且依據(jù)此款規(guī)定提出異議。

二商標(biāo)近似與商品類似判斷

有關(guān)商標(biāo)是否與某在先商標(biāo)近似

一般適用以下判斷標(biāo)準(zhǔn)：

?初次印象；

?把商標(biāo)整體作一比較(業(yè)內(nèi)共通的事物無(wú)須理會(huì))；

?視聽(tīng)上的比較；

?“記憶不全”或“繼而想起”的原則；

?首個(gè)音節(jié)的重要性；以及

?“商標(biāo)的意念”或概念的相似之處(這一點(diǎn)特別適用于圖形或組合商標(biāo))

就有關(guān)商標(biāo)在視聽(tīng)或概念上是否近似作整體判斷時(shí)，必須根據(jù)該等商標(biāo)予人的整體印象，并應(yīng)特別注意商標(biāo)的顯著和主要部分。

逐項(xiàng)評(píng)定有關(guān)商品或服務(wù)是否與在先商標(biāo)所保護(hù)的商品或服務(wù)相同或類似

?商品或服務(wù)的性質(zhì)及成分；

?商品或服務(wù)進(jìn)入市場(chǎng)的途徑；

?商品或服務(wù)擬作的用途；

?商品的使用者；

?如在自助商店出售，商品的擺放位置；以及

?各有關(guān)商品或服務(wù)是互相競(jìng)爭(zhēng)或?qū)倩パa(bǔ)性質(zhì)。

就該等相同或相類似的商品或服務(wù)而使用該商標(biāo)是否相當(dāng)可能會(huì)令公眾產(chǎn)生混淆

上述問(wèn)題所針對(duì)的混淆，是關(guān)于商品或服務(wù)來(lái)源的混淆。“公眾”是指合理地有廣見(jiàn)聞、善于觀察及謹(jǐn)慎的人士。現(xiàn)今的顧客，由于交通發(fā)達(dá)，及受廣告的影響，通常都較世故的。自助服務(wù)已成為普遍而非特殊的銷售模式。粗心大意或漠不關(guān)心不應(yīng)與混淆相提并論。條例第7條訂明，在評(píng)定有關(guān)商標(biāo)的使用“是否相當(dāng)可能會(huì)令公眾產(chǎn)生混淆”時(shí)，可考慮的因素包括“是否相當(dāng)可能會(huì)使人聯(lián)想到”某在先商標(biāo)。這不是另一個(gè)拒絕注冊(cè)的理由——即使公眾很可能會(huì)產(chǎn)生聯(lián)想，但假如他們沒(méi)有對(duì)貨品或服務(wù)的來(lái)源產(chǎn)生混淆，則沒(méi)有提出異議的理由。

三商標(biāo)檢索范圍

1.視覺(jué)及讀音上相類似的地方

檢索文字時(shí)，必須注意視覺(jué)及讀音上相類似的地方：

例子：PELICAN，PELIKAN，與PELICON2.繁體和簡(jiǎn)體中文字檢索繁體字時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)涵蓋簡(jiǎn)體字，反之亦然。例子：飛鷹(繁體)，與飛鷹(簡(jiǎn)體)3.翻譯文字

以不同語(yǔ)言表達(dá)的文字標(biāo)記雖然在概念上相類似，但由于給人的整體印象不同，所以不會(huì)被視為近似的例子。

例子：馬，HORSE，與CHEVAL(法文)

4.音譯文字

中文標(biāo)記與其以羅馬字母的音譯，兩者雖然讀音相似，但因?yàn)榻o人的實(shí)時(shí)印象很不同，因此未必會(huì)被視為相類似的例子。

例子：“WING CHEUNG”給人的初次印象，與“永祥”、“榮昌”、“穎張”或“泳將”并不相似。

“YONG XIANG”給人的初次印象，與“永祥”或“永香”并不相似。

在某些例外的情況下，某個(gè)音譯可能很明顯代表某些中文字，我們便會(huì)就商標(biāo)代表的字樣進(jìn)行檢索。如該音譯是標(biāo)準(zhǔn)“拼音”，又令人實(shí)時(shí)想起有意義或?yàn)槿耸煜さ淖志洹⒂谜Z(yǔ)、知名人物或地方的姓名或名稱，則該音譯很可能令人直接想起有關(guān)的中文字。

例子：在“Dong fang zhi zhu”的注冊(cè)申請(qǐng)中，我們會(huì)檢索“東方之珠”。

非標(biāo)準(zhǔn)“拼音”未必會(huì)令人實(shí)時(shí)想起有關(guān)的中文字，但有些卻會(huì)令人實(shí)時(shí)想起為人熟悉的字句、用語(yǔ)、知名人物或地方的姓名或名稱。因此，我們會(huì)就相對(duì)應(yīng)的中文字進(jìn)行檢索。

例子：在“Kung Hei Fat Choy”的注冊(cè)申請(qǐng)中，我們會(huì)檢索“恭喜發(fā)財(cái)”。

四可能的解決方案

申請(qǐng)人的商標(biāo)一旦被駁回或異議，應(yīng)當(dāng)積極提交答復(fù)或答辯，說(shuō)明申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)不構(gòu)成相同或近似商標(biāo)，指定商品或服務(wù)也不相類似，不會(huì)引起消費(fèi)者混淆和誤認(rèn)。

針對(duì)不能僅以說(shuō)明不近似克服拒絕注冊(cè)理由的情況，申請(qǐng)人也可以嘗試刪除部分沖突的商品或服務(wù)，再提交答復(fù)說(shuō)明其余商品或服務(wù)與引證商標(biāo)指定的商品或服務(wù)不相類似，以提高答復(fù)的成功率。

★根據(jù)前述第(8)款規(guī)定，香港知識(shí)產(chǎn)權(quán)署接受同意函（或稱共存協(xié)議），商標(biāo)申請(qǐng)人在取得在先商標(biāo)持有人或其他在先權(quán)利人的同意后，其商標(biāo)不再因本條而被拒絕注冊(cè)。

另一種解決方案——提交商標(biāo)修訂申請(qǐng)

在中國(guó)大陸、美國(guó)、歐美、日本、韓國(guó)等國(guó)家都沒(méi)有類似規(guī)定。因此，這種方式在香港獨(dú)具優(yōu)越性。在商標(biāo)被駁回后，申請(qǐng)人可向商標(biāo)注冊(cè)處申請(qǐng)修訂商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，但須同時(shí)符合下述要求：

(a)在提出有關(guān)要求時(shí)，有關(guān)注冊(cè)商標(biāo)是以有關(guān)申請(qǐng)人的名義注冊(cè)的；

(b)該注冊(cè)商標(biāo)就某些貨品或服務(wù)注冊(cè)，而該項(xiàng)申請(qǐng)是就任何或所有該等貨品或服務(wù)提出；（即在后申請(qǐng)商標(biāo)指定的商品或服務(wù)范圍須小于等于在先注冊(cè)的商標(biāo)）

(c)該注冊(cè)商標(biāo)的注冊(cè)日期，較該項(xiàng)申請(qǐng)的日期為早。（即在先注冊(cè)商標(biāo)的注冊(cè)日期須早于在后商標(biāo)的申請(qǐng)日期）

總而言之，申請(qǐng)人在遇到商標(biāo)被駁回或者被異議時(shí)，首先不能輕易放棄，應(yīng)當(dāng)積極尋求解決方案。相對(duì)來(lái)說(shuō)，香港商標(biāo)答復(fù)的方案比大陸多得多，申請(qǐng)人也一定能找到更適合自己的方案。在申請(qǐng)香港商標(biāo)的過(guò)程中，申請(qǐng)人也可與代理機(jī)構(gòu)積極溝通，共同維護(hù)商標(biāo)權(quán)利。